사업을 하시는 대부분의 사업주들이 이제는 지적 재산권의 중요성에 대한 인식을 많이 가지고 계신다.

따라서 상표권, 저작권 그리고 특허권 등의 지적 재산권 등록에 많은 관심을 가지시고 실제로도 많이 등록을 하신다.

그리고 등록이 완료 되면 지적 재산권이 확실히 확보가 되었다고 생각하신다. 하지만 꼭 그렇지는 않다.

지적 재산권의 대부분은 등록을 함으로 완성되는 것이 아니라 그 재산권을 사용 (상표 경우), 발명(특허 경우), 또는 형성 (저작권 경우)시 등록여부와 관계없이 이미 발생한다. 등록은 그 재산권을 공식화 시키는 불안정한 하나의 과정이라고 이해하는 것이 타당하다. 이번 칼럼에서는 일단 상표권에 대해 간단히 알아 보겠다.

수년 전 어느 손님이 본인의 상표권을 다른 사업주가 침해했다고 소송을 의뢰하러 오셨다. 식당계통 사업체의 상호인데 본인이 이미 수년 전에 등록하여 놓은 상호를 다른 사업주가 무단으로 사용하고 있다는 설명이었다. 확인을 해보니 확실히 그 상호가 어느 변호사의 도움으로 등록이 되어 있어서 당연히 손쉬운 상표권 침해 소송처럼 보였다.

그런데 소송 준비 과정 중에 뜻밖의 사실을 알게되었다. 그 사실은 손님이 그 등록된 상호로 사업을 한 적이 한번도 없다는 것이었다. 지금은 이미 영업을 하지않는 옛날에 알고 있던 어떤 식당의 이름이 너무 좋아 그 이름의 권리를 확보할 생각으로 상표 등록을 했다는 설명이었다. 큰일 날 일이었다.

상표(상호도 상표의 하나이다)의 소유권은 그 상표(상호)를 상거래에 사용함으로써 발생한다. 상표를 상거래에서 사용 하지 않을 경우에는 그 상표에 대한 권리가 존재 하지 않는다.

물론 등록도 할 수 없다. 단지 아직 상거래에 사용을 시작하지 않은 상표도 곧 미래에 사용할 계획이 있을 경우 등록 신청을 시작할 수는 있다. 이 경우도 등록이 완료되기 전에 실제로 그 상표를 본인이 상거래에서 사용을 해야하고, 또한 사용하고 있다는 사실을 증명해야 한다. 그리고 상거래에 사용을 시작한 날짜를 등록청에 보고해야 한다.

위 손님의 경우 소송은 커녕 당장에 상표 등록을 취소하는 절차를 취했다. 상표는 인터넷의 도메인 이름 처럼 사용하지는 않지만 일단 등록하여 소유권을 확보해 놓는 것이 아니다. 한때 사용해 이미 등록을 해야 한다.

위와는 정반대의 경우도 경험했다. 의류 제조업과 도매업을 하는 한 업체에 상표권 소송이 들어왔다. 100만장 이상의 제품에 문제가 된 상표를 부착했기에 보통 커다란 골칫거리가 아니었다. 상대방은 그 상표를 수년 전에 이미 등록 하였기에 자신 만만했다.

하지만 그 손님도 따져보니 그 상표를 사용한 지가 수년이 되었다. 혹시나 해서 옛날 기록을 파헤쳐 그 상표를 처음 사용하기 시작한 날짜를 증명할 만한 서류를 꼼꼼히 찾아보았다. 워낙 오래 되었고 상표의 중요성을 인식하기 전에 발생한 일이라 쉽지는 않았지만 결국 상대방의 등록일 보다 4~5개월 전에 필자의 손님이 그 상표를 먼저 사용하기 시작했다는 사실을 확인할 수 있었다.

즉 손님이 그 상표에 대한 우선권이 있다는 사실이 증명되어 거꾸로 소송 상대방의 상표 등록이 취소되는 역전의 상황이 벌어졌다. 당연한 일이지만 새로운 상표(상호)를 사용하고자 할 경우에는 일단 등록된 상표 중에 비슷한 상표가 있는 지 확인을 해야 한다.

일단 사용을 시작한 상표(상호)를 바꾸는 것도 쉽지 않거니와 상표 침해 소송시 보상의 액수가 많을 수 있으니 사전 확인 과정은 필수다.

위 분의 경우도 만약에 본인이 먼저 사용했다는 것을 증명할 수 없었다면 회복 하기 힘든 정도의 보상을 상대방에게 해줘야 하는 상황이었다. 그리고 등록이 아니라 사용의 시점으로 소유권이 결정된다 하여 등록을 게을리 하자는 것은 아니다.

등록을 했을 경우에는 모든 사람에게 본인의 소유권을 공고한 것으로 간주하기 때문에 상표 침해 소송시 여러가지로 유리하다. 사업을 하자면 여러 가지로 신경 쓸 것이 많다. 상표권도 그 중 중요한 하나이다.

문의 (323)653-6817

<이상일 변호사>